化守为攻 绝地反击 | 以“确认不侵权之诉”解救委托人商标困局

商标恶意抢注人贼喊捉贼，委托人面临商标困局

2012年，原告A公司创立了A品牌，并对外发展特许加盟，该品牌在消费者心中已具有一定的知名度和影响力。被告B某于2013年06月将A品牌向国家商标局申请注册，并于2017年核准注册。

2017年10月被告B某向原告A公司的各大加盟店发出侵害商标权的警告函，并向加盟商所在地的工商所投诉侵权，部分工商所还作出了行政处罚决定。A公司的A品牌因B公司的商标抢注行为受到了严重的影响，委托我所律师解决困局。

 

 

代理思路

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永嘉信律师接受原告A公司的委托后，迅速组织团队成员进行分析论证，认为委托人构成在先使用，经充分分析后，形成了“行政+诉讼”一体化的应对方案，即，将商标局无效宣告程序、市场监管局行政查处程序、人民法院民事诉讼程序相结合，解救委托人的困局。

（一）商标局无效宣告程序：组织大量在先使用的证据，对A商标提起无效宣告

涉案商标申请时间为2013年6月，我所律师指导委托人全面搜集形成于该时间之前的证据，包括合同、往来邮件、发票、宣传报道、证人证言等，以证明委托人对涉案商标构成在先使用并具有一定影响，并依法向商标局提起无效宣告申请。

法条链接：《商标法》第三十二条：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。

（二）市场监管局行政查处程序：将证据和无效宣告申请材料递交市监局，支持加盟商应对市场监管局的行政查处

加盟商此时正面临市场监督管理局的查处压力，律师团队将组织的证据和提起无效宣告的材料，提交给市场监管局，认为委托人的加盟商不构成侵权，同时提出涉案商标权属存在争议，请求中止审查。

法条链接：《商标法》第六十二条第三项：“在查处商标侵权案件过程中，对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的，工商行政管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后，应当恢复或者终结案件查处程序”。

（三）人民法院诉讼程序：提起确认不侵权之诉

首先，向B某发送催告函，要求其撤回警告和投诉，或提起诉讼。

参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，如果要提起确认不侵害商标权诉讼，需要满足三个条件：

1. 原告收到了权利人发出的侵权警告；

2. 原告向权利人书面催告行使诉权或撤回警告；

3. 权利人在收到书面催告后一个月内或者书面催告发出之日起二个月内，不撤回警告也不提起诉讼。

其次，B某未在法定期间内撤回警告和投诉，亦未提起诉讼，因此，委托人向法院提起了确认不侵权之诉

最后，该案经西安中院一审和陕西高院二审，均认定委托人不侵害B某的商标权。

法条链接：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理”。

案件评析

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在确认不侵权之诉的案件中，常常会面临以下难点，需要律师的严谨专业、全盘把握，制定好应对方案，才能更好地维护委托人的合法权益。

（一）确认不侵权之诉的案件，败诉带来的后果严重

确认不侵权之诉一旦发起，将没有回头路，案件一旦败诉，意味着原告将置身于十分危险的状态。

本案原告最早创立了A品牌，并为此投入了巨大的成本，在全国发起了众多加盟商。案件一旦败诉，意味着原告前期的付出将化为乌有，失去品牌、失去加盟商、失去市场。

（二）案件胜诉率低

经在Alpha大数据查询，目前全国确认不侵害知识产权的纠纷一审案件共计616份，一审全部/部分支持的仅有102件，占比16.56%。

（三）办理难度大

本案中，被告在获得商标专用权后并未与原告方联系，而是直接向西安各工商所投诉原告的加盟商构成侵权。原告的加盟商分布在不同的行政区划，当各地工商所分别查处加盟商时，原告面临困境可想而知。

面临这样“内忧外患”的困境，永嘉信律师代理委托人绝地反击，商标局、市场监督管理局、人民法院三大程序齐头并进，最终解救了委托人的商标困局，给各大加盟商吃了一颗“定心丸”。

律师建议

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开展特许加盟时一定要保证知识产权权属的稳定性，提前做好知识产权布局，防止恶意抢注之人。此外，在遇到恶意抢注者发起侵权警告时，也应勇敢拿起法律的武器，提起不侵权之诉。